A cura di Modiano
Innanzitutto una corretta gestione del proprio portafoglio marchi presuppone di verificare
periodicamente che:
– l’esemplare del marchio come effettivamente utilizzato sul mercato corrisponda a quello depositato (ad es. in caso di restyling è spesso necessario presentare una nuova domanda di registrazione, a meno di non aver depositato il proprio marchio in versione denominativa)
– i prodotti e/o servizi rivendicati nel deposito siano coerenti e adeguati in base alle esigenze commerciali attuali (ad es. quando si amplia la gamma dei prodotti per cui si utilizza un marchio è opportuno accertarsi che le nuove categorie merceologiche siano incluse nell’ambito di tutela rivendicato)
– non ci siano nuovi mercati di interesse attuale o potenziale in cui il marchio non è oggetto di tutela (ad es. per evitare che “pirati” tentino di registrare il vostro marchio a proprio nome), considerando che i diritti di marchio sono territoriali, ovvero legati al territorio dove il marchio è depositato/registrato
– i dati di titolarità siano aggiornati (ad es. in caso di modifiche della denominazione o della forma giuridica della società titolare, nonché di trasferimento del marchio, può essere opportuno valutare di aggiornare i dati iscritti nel registro marchi tramite apposite istanze).
Inoltre va ricordato che è possibile attivare dei servizi di sorveglianza per essere informati su eventuali nuove domande di registrazione depositate da soggetti terzi per marchi identici o simili al vostro, in modo da valutare in tempo utile se/come intervenire per ostacolarne la concessione, nonché impedirne l’uso commerciale. Tali servizi vengono generalmente focalizzati sui prodotti e/o servizi di pertinenza
dell’impresa e sull’ambito territoriale di interesse (es. a livello nazionale, comunitario, internazionale).
Altro aspetto rilevante da tenere a mente è quello delle prove d’uso del marchio. Per dimostrare l’uso effettivo e continuativo di un marchio in un certo mercato (presupposto indispensabile per mantenere valida una registrazione già in essere o per poter dimostrare diritti di fatto su un marchio non registrato, laddove previsti) è indispensabile disporre di un adeguato archivio di documentazioni attestanti come e
da quando il marchio circola su quel mercato. Infatti, se da un lato è fondamentale utilizzare un marchio per tutelarlo in modo efficace, è altrettanto importante poter documentare tale utilizzo nel tempo e nello spazio.
A questo scopo è assolutamente consigliato conservare, ad esempio, foto di prodotti, campioni di imballaggi, etichette, listini prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni su giornali o attestazioni di partecipazione a fiere ed eventi in genere in cui compaia il marchio come utilizzato nel corso degli anni e nei diversi Paesi, per poter poi selezionare le prove d’uso più idonee in funzione del tipo di procedura/territorio per cui sono richieste.
Inoltre, è fondamentale che l’impresa mantenga la titolarità dei propri marchi sui vari territori di interesse, in modo da averne il pieno controllo, riservandosi di concedere eventuali licenze, esclusive e non, o di sottoscrivere accordi commerciali con eventuali distributori o clienti locali. In questo senso è del tutto sconsigliato autorizzare i propri rappresentanti commerciali all’estero (clienti, distributori, agenti, …) a depositare a proprio nome il vostro marchio nel loro Paese. Anzi, eventuali accordi con tali rappresentanti dovrebbero prevedere espliciti divieti al deposito del vostro marchio a loro nome ed eventuali clausole di impegno a loro carico ad utilizzare il vostro marchio solo secondo determinate modalità autorizzate.
Infine, va ricordato che in Italia per i marchi registrati o utilizzati in modo continuativo da almeno 50 anni è stato istituito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) il Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, con l’obiettivo di valorizzare i marchi che costituiscono un patrimonio storico nazionale. Dunque se il vostro marchio ha più di 50 anni potreste valutare di richiederne
l’iscrizione del Registro dei marchi storici per certificarne l’anzianità e la rilevanza, con conseguenti benefici in termini di immagine e di promozione commerciale della vostra attività.