I brevetti: indicazioni per le domande frequenti

a cura di Modiano e Partners

Gentile associata, Gentile associato,
continuiamo i nostri interventi formativi sulle principali forme di tutela previste dalla normativa in vigore a livello nazionale ed estero in materia di proprietà industriale e sulle possibili implicazioni pratiche di questi temi nella quotidianità della vostra impresa. Dopo aver introdotto il tema dei brevetti, vorremmo ora fornirvi alcune indicazioni pratiche dando risposta alle domande che tipicamente ci rivolgono gli imprenditori e gli inventori. Speriamo di darvi utili spunti per valutare se/come poter sfruttare questa forma di tutela nell’ambito della vostra attività di impresa.
Per chiarimenti o approfondimenti restiamo ovviamente a disposizione!

Posso aspettare per capire se una nuova soluzione avrà successo sul mercato prima di brevettarla?
Assolutamente no (o quantomeno sconsigliatissimo!). Perché un trovato sia ritenuto nuovo e, quindi, validamente brevettabile deve essere ancora segreto alla data di deposito della corrispondente domanda di brevetto. In caso sia necessario condividere la propria soluzione con soggetti terzi prima di depositare la domanda di brevetto è opportuno sottoscrivere appositi accordi di riservatezza.
Qualora si decida di depositare una domanda di brevetto su un trovato predivulgato (potenzialmente annullabile su iniziativa di terzi), va considerato che la stessa potrà comunque avere una valenza deterrente e di promozione commerciale, soprattutto nel primo periodo di segretezza (generalmente 18 mesi dalla data di deposito).

Vorrei aspettare di sapere se la domanda di brevetto italiano viene concessa prima di decidere sull’estensione della protezione all’estero, è possibile?
La normativa internazionale (Convenzione di Parigi) stabilisce che il primo deposito di una domanda di brevetto/modello di utilità conferisce al titolare un diritto di priorità entro 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della domanda stessa per depositare una o più parallele domande di brevetto/modello di utilità in Paesi esteri.
In questo modo il titolare di un primo deposito nazionale può decidere entro un anno se e dove tutelare il suo trovato all’estero, pur avendone avviato la divulgazione in qualsiasi mercato, senza che questa divulgazione infici la novità del suo trovato all’estero.
È quindi fondamentale procedere con l’estensione entro un anno dal primo deposito, rivendicandone la priorità, indipendentemente dallo stato della relativa procedura di esame/concessione, che normalmente si va a definire solo successivamente.
Solo nel caso in cui il titolare mantenga riservato il trovato dopo il primo deposito, l’estensione può avvenire entro i primi 18 (diciotto mesi), ovvero prima della pubblicazione di tale primo deposito, ma in questo caso non è possibile rivendicare il diritto di priorità quindi la novità del trovato all’estero viene valutata alla data di effettivo deposito (e non alla data del primo deposito).
In ogni caso le domande di estensione vanno presentate in una fase in cui il primo deposito è generalmente ancora pendente e seguono procedure di esame indipendenti tra loro, a prescindere dalla concessione o meno di tale primo deposito.

Perchè dovrei depositare un brevetto? tanto si sa che poi basta che il concorrente modifichi un dettaglio e
non posso rivendicare nulla…
Per evitare di avere un titolo brevettuale facilmente aggirabile è fondamentale soffermarsi a ragionare su quali siano gli elementi nuovi e innovativi fondamentali e quali siano, invece, quelli opzionali. Ancora bisogna valutare se tali elementi fondamentali possono essere realizzati in modo alternativo ottenendo comunque la stessa funzionalità, includendo eventualmente anche soluzioni peggiorative.
Queste informazioni consentono di formulare una adeguata relazione brevettuale, la cui rivendicazione principale reciti gli elementi veramente essenziali del trovato e li definisca in modo sufficientemente generico per comprendere anche le varianti.
Ai fini dell’efficacia di un titolo brevettuale va anche considerato che è previsto un requisito di sufficiente descrizione, in base al quale il testo del brevetto deve contenere informazioni necessarie e sufficienti perché un tecnico del ramo sia messo in condizioni di poter replicare l’invenzione.

Che differenza c’è tra inventore e titolare di un brevetto?
Nella domanda vanno designati uno o più titolari che possono persone fisiche o soggetti giuridici che godono del diritto esclusivo di sfruttamento del trovato. In caso siano previsti più contitolari è suggeribile formalizzare un accordo che regolamenti i reciproci diritti e doveri. Il titolare può decidere di attuare in proprio l’invenzione o di autorizzare terzi all’attuazione (produzione e/o vendita) tramite accordi di licenza (esclusiva e non).
Nella domanda vanno anche designati come inventori una o più persone fisiche che hanno concretamente contribuito a sviluppare il trovato; agli inventori spetta il diritto morale (non trasferibile) di essere riconosciuto come autore della soluzione.
Qualora l’inventore sia dipendente della società titolare della domanda di brevetto, in funzione delle mansioni svolte dall’inventore e del suo inquadramento contrattuale può essere previsto o meno un equo premio a suo favore.
In caso l’invenzione sia realizzata in collaborazione con soggetti esterni alla società (progettisti, consulenti, …) che hanno comunque il diritto di essere menzionati come inventori, può essere opportuno esplicitare accordi che chiariscano a chi spetta il diritto di procedere alla brevettazione e i conseguenti diritti di sfruttamento economico della soluzione sviluppata.

Posso tutelare la mia invenzione a livello mondiale?
La protezione brevettuale è di tipo territoriale, quindi è possibile esercitare un diritto esclusivo solo nei territori in cui si è titolari di una domanda di brevetto o di un brevetto concesso.
Non esistono convenzioni a livello mondiale in materia di brevetti.
In fase di estensione, generalmente, si valutano i mercati esteri di particolare rilevanza in cui il titolare ha interesse ad ottenere una protezione e/o i Paesi in cui sono presenti società collegate al titolare o in cui hanno sede i concorrenti.
In base ai Paesi esteri di interesse si valuta la migliore strategia di estensione, per via nazionale nei singoli Paesi o accedendo alle convenzioni attualmente disponibili.
A livello europeo è possibile depositare una domanda di brevetto europeo secondo la Convenzione di Monaco che consente di unificare la procedura di deposito, esame e concessione di fronte all’Ufficio Brevetti Europeo. A seguito della concessione il brevetto europeo deve essere nazionalizzato negli Stati membri di interesse per renderlo efficace nei rispettivi territori.
Nei prossimi mesi è attesa l’entrata in vigore del brevetto europeo con effetto unitario che consentirà di ottenere una copertura uniforme nei Paesi UE.
In ambito internazionale è in vigore la Convenzione PCT che consente di depositare una domanda di brevetto internazionale che inizialmente “prenota” tutti gli Stati membri (ad oggi 156 Paesi hanno aderito al sistema PCT) ed entro un termine successivo deve essere trasformata in un fascio di domande di brevetto nazionale/regionale gestite dagli Uffici Brevetti di competenza territoriale.

Ho sviluppato un software, posso brevettarlo?
La normativa italiana ed europea stabilisce che i programmi per elaboratore non possono essere considerati come invenzioni brevettabili.
Tuttavia è possibile valutare la brevettazione qualora un software (ancora segreto):

– produca un effetto tecnico interno al computer o su altri componenti del sistema di elaborazione (come unità periferiche collegate al sistema). Ad esempio è riconosciuto un effetto tecnico ad un software che permette di organizzare le memorie di un computer consentendo l’esecuzione contemporanea di più programmi su un unico sistema con un risparmio di tempo o di rielaborare delle immagini su uno schermo del sistema;

oppure

– permetta di gestire apparati o processi industriale risolvendo un problema tecnico. Appartengono a questo gruppo, ad esempio, un software di controllo di apparati industriali atti a prevenire malfunzionamenti o situazioni di pericolo o un software di monitoraggio delle condizioni di funzionamento di veicoli.

In questi casi si può ragionare di impostare una domanda di brevetto sul procedimento attuato tramite il software ed eventualmente sul sistema hardware che lo implementa.
Va comunque ricordato che il software in quanto risultato originale di una creazione intellettuale dell’autore è tutelato dal diritto d’autore. Per ottenere una prova dell’esistenza dell’opera ad una certa data e di attribuire una priorità a favore dell’autore è possibile depositare il sofwtare presso la SIAE.

Quest’anno non mi interessa mantenere in vita il brevetto, posso riattivarlo l’anno prossimo?
No, il mantenimento in vita deve essere continuativo. Una volta trascorso il termine per il versamento delle tasse di mantenimento in vita è possibile intervenire nei sei mesi successivi pagando una sovrattassa di mora. A seguire la decadenza è definitiva (a meno dei casi di caso in cui è ammessa la rimessa in vita).

Ho mantenuto in vita il brevetto per 20 anni, posso prorogarne la durata?
No, il titolo brevettuale offre un diritto di esclusiva limitato nel tempo, al termine del quale la soluzione entra a far parte dello stato dell’arte ed è liberamente fruibile da chiunque.
Per un brevetto regolarmente mantenuto in vita, allo scadere della durata legale massima la decadenza è definitiva.
Tuttavia possono essere depositate nuove domande di brevetto su versioni aggiornate/migliorate in modo sostanziale rispetto al trovato originario, mantenute in regime di segretezza fino al deposito. Le nuove domande di brevetto conferiscono al titolare un abito di esclusiva riferito alla nuova versione del trovato (non a quella originaria).

Devo collaborare con una società esterna per sviluppare il mio progetto, a chi appartiene il brevetto?
In caso sia necessario collaborare con soggetti terzi per lo sviluppo di un progetto di cui si vuole poi valutare la brevettazione è opportuno regolamentare in modo esplicito tale collaborazione, con dedicati accordi che prevedano un impegno di riservatezza e un chiaro riconoscimento del soggetto a cui spetta il diritto al brevetto.
Generalmente e salvo diversi accordi, in caso di specifici progetti commissionati e retribuiti a un soggetto terzo il diritto al brevetto viene riconosciuto al committente.

Un brevetto può essere oggetto di accordi?
Certamente sì, un titolo brevettuale è un bene immateriale e può essere oggetto di accordi, tipicamente di licenza o di cessione.
Tali accordi possono essere oggetto di trascrizione presso il Registro dell’Ufficio brevetti territoriale di competenza per maggiore tutela del soggetto che acquisisce diritti in base all’accordo (es. cessionario o licenziatario).