I brevetti: l’importanza che hanno per le imprese

a cura di Modiano e Partners

Gentile associata, Gentile associato,
continuiamo i nostri interventi formativi sulle principali forme di tutela previste dalla normativa in vigore a livello nazionale ed estero in materia di proprietà industriale e sulle possibili implicazioni pratiche di questi temi nella quotidianità della vostra impresa. Proseguiamo il nostro viaggio approfondendo il tema dei brevetti, la forma di tutela principale per le innovazioni di carattere tecnico-tecnologico.

Che cos’è un brevetto?
È un titolo giuridico che conferisce al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento economico di un’innovazione tecnica o tecnologica.
Il brevetto conferisce al titolare la facoltà di proibire a terzi non autorizzati di sfruttare (es. produrre e/o vendere) il proprio trovato sul territorio di riferimento per tutta la durata della protezione.

Quando un trovato è brevettabile?
Perché un trovato sia brevettabile deve essere, innanzitutto, nuovo e inventivo rispetto allo stato dell’arte, ovvero deve essere diverso dalle soluzioni già note in precedenza (senza limiti temporali e geografici!) e non deve derivare in maniera ovvia per una persona esperta del ramo dalle conoscenze disponibili.
La normativa definisce alcune categorie di innovazioni escluse dalla brevettazione, come ad esempio i metodi commerciali, i programmi per elaboratore o i metodi chirurgici.

Brevetto per invenzione o modello di utilità?
In Italia, così come in alcuni ordinamenti esteri, sono previste due forme di protezione per i trovati tecnici, ovvero il brevetto per invenzione industriale e il brevetto per modello di utilità. Entrambi presuppongono che il trovato sia nuovo e inventivo.
Il modello di utilità riguarda, nello specifico, prodotti (non metodi!) aventi una forma nuova, tale da conferire particolare efficacia, comodità di applicazione o di impiego.
In funzione della natura della soluzione sviluppata e delle aspettative di tutela si può valutare quale sia il tipo di procedura più opportuno da attivare.

Come è fatta una domanda di brevetto?
Una domanda di brevetto si compone di un testo e di (eventuali) tavole di disegni rappresentativi. Alla domanda viene assegnato un titolo solitamente piuttosto generico.
Il testo brevettuale si apre con un’introduzione sull’ambito di applicazione del trovato e sullo stato dell’arte di riferimento (soluzione tecniche/tecnologiche più simili già note sul mercato) evidenziandone i limiti e gli svantaggi, per poi formulare il cosiddetto “problema tecnico” che viene risolto dall’invenzione. L’invenzione viene descritta in modo dettagliato, almeno per gli aspetti peculiari, da un punto di vista strutturale e funzionale, segnalando le eventuali forme di realizzazione alternative di interesse.
Nella parte conclusiva vengono formulate le rivendicazioni, che consistono in un elenco di frasi che recitano gli elementi per cui si chiede l’esclusiva, partendo da una rivendicazione principale e indipendente che indica le caratteristiche essenziali del trovato in modo generico, a cui generalmente seguono delle rivendicazioni dipendenti che specificano le caratteristiche introdotte nella principale o aggiungono delle caratteristiche opzionali.
L’ambito di protezione conferito dalla domanda di brevetto/dal brevetto è definito dalle relative rivendicazioni, che vanno lette e interpretate con il supporto della descrizione e dei disegni.

Come funziona la procedura di brevettazione in Italia?
A seguito del deposito di una domanda di brevetto di invenzione industriale l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), dopo un primo esame formale, trasmette la documentazione all’EPO (European Patent Office) per lo svolgimento di una ricerca d’anteriorità e l’elaborazione di un parere preliminare di brevettabilità (cosiddetta “Opinione Scritta”).
Successivamente (circa 9 mesi dopo il deposito) viene emessa una comunicazione Ministeriale contenente tale documentazione e viene assegnato un termine (generalmente a 21 mesi dal deposito) per replicare alle eventuali obiezioni sollevate dall’Esaminatore nell’Opinione Scritta e confermare l’interesse ad ottenere la concessione della domanda.
Nei mesi seguenti viene emessa una nuova comunicazione Ministeriale che generalmente notifica il rilascio del corrispondente brevetto di invenzione. Il mantenimento in vita prevede il versamento di tasse annuali a partire dal quinto anno dal deposito, fino ad un massimo di 20 anni.

Per le domande di modello di utilità non è prevista la fase di ricerca e di esame di merito, per cui a seguito di una verifica essenzialmente formale della documentazione depositata viene rilasciata la concessione. Il mantenimento in vita prevede il versamento di una tassa per il secondo e ultimo quinquennio cinque anni dopo il deposito (durata legale massima 10 anni dal deposito).

Per le domande di brevetto è generalmente previsto un periodo di segretezza di 18 mesi dal primo deposito e un diritto di priorità per l’eventuale estensione della protezione all’estero di 12 mesi dal primo deposito.

Come tutelarsi all’estero?
Entro un anno dal primo deposito (generalmente, ma non necessariamente, presentato in Italia) si può valutare il deposito di parallele domande all’estero, per via nazionale nei singoli Paesi o tramite le convenzioni disponibili in ambito brevettuale (Convenzione di Monaco sul brevetto europeo e Convenzione PCT sulle domande di brevetto internazionale).
Ogni domanda di brevetto all’estero segue il proprio iter di esame finalizzato alla concessione secondo la normativa di riferimento, con procedure e tempistiche indipendenti.

È possibile svolgere ricerche in ambito brevettuale?
Sono certamente possibili ricerche tra brevetti e domande di brevetto pubblicate (quindi generalmente depositate da più di 18 mesi). Le ricerche vengono solitamente svolte su specifici nominativi di potenziali titolari/inventori o per materia su argomenti tecnici/tecnologici di interesse.
È anche possibile monitorare gli sviluppi delle procedure di esame/concessione/opposizione di domande di brevetto pubblicate o di brevetti di interesse e attivare servizi di sorveglianza per ottenere rapporti periodici sugli ultimi titoli pubblicati a nome di un concorrente o pertinenti a un certo argomento.
Sono disponibili banche dati on-line liberamente accessibili su cui svolgere alcune indagini preliminari, come ad esempio Espacenet (https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP).

Nel prossimo intervento approfondiremo il tema dei brevetti, dando risposta ad una serie di domande tipiche che sorgono nel momento in cui si vuole valutare la tutela di un nuovo progetto.