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a cura di Modiano e Partners
Gentile associata, Gentile associato, gentile associata
In questo intervento introduciamo i disegni o modelli (in breve “design”), la forma di tutela dedicata alla protezione dell’aspetto esteriore dei prodotti. Il design registrato è uno dei diritti di proprietà industriale meno considerati dalle aziende, nonostante preveda un iter abbastanza rapido e non sia particolarmente dispendioso. Quando un’impresa investe per conferire un aspetto identificativo ai propri prodotti, che li rendano riconoscibili rispetto a quelli della concorrenza, la registrazione di un corrispondente disegno o modello consente di tutelare il risultato ottenuto, aumentandone anche il valore e la forza commerciale.
In sintesi, l’aspetto di un prodotto è spesso direttamente correlato alla sua attrattiva. Più attraente è un oggetto, maggiore è la probabilità di un aumento della relativa domanda e del suo successo commerciale. Quello che spesso viene sottovalutato è il costo di un buon design. Lo sviluppo di un articolo che abbia anche un aspetto accattivante è molto più oneroso rispetto a quello di un prodotto standard con una forma convenzionale. Si possono certamente richiedere prezzi più alti per i prodotti di design, ma il pubblico in genere non è disposto a pagare prezzi più alti quando il mercato è invaso da merci
contraffatte a buon mercato.
Il disegno o modello registrato entra in gioco anche per scongiurare un ribasso del prezzo dei propri prodotti di design a seguito di plagi e imitazioni. I titolari di un design registrato, infatti, hanno il diritto esclusivo di utilizzare il design e tale diritto può essere esercitato nei confronti di chi realizza plagi e imitazioni. Sulla base di un design o modello registrato, l’importazione di merci contraffatte dall’estero o la loro esposizione alle fiere può essere impedita in modo efficace con l’aiuto delle autorità competenti, in modo che le contraffazioni non raggiungano nemmeno il mercato o comunque non vi si diffondano.
Che cosa si intende per disegno o modello?
La normativa definisce un disegno o modello come “l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento.”. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso e che rimangono visibili durante il normale utilizzo, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici; sono esclusi i programmi
per elaboratore. Un disegno o modello può essere applicato o incorporato ad/in un prodotto. Nella pratica può essere protetta la forma di qualsiasi oggetto: dai nani da giardino decorativi ai robot industriali. L’ambito di protezione è determinato dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali del prodotto stesso o della sua decorazione.
Che cos’è una registrazione di disegno o modello?
È un titolo giuridico che conferisce al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento economico di un prodotto avente un aspetto esteriore innovativo (non necessariamente bello!). La registrazione conferisce al titolare la facoltà di proibire a terzi non autorizzati di sfruttare (es. produrre e/o vendere) un prodotto riproducente le caratteristiche esteriori protette sul territorio di riferimento per tutta la durata della protezione.
I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.
Chi è l’utilizzatore informato?
Per utilizzatore informato si intende generalmente un operatore qualificato che ha buone conoscenze del settore merceologico di riferimento, è attento alle novità del mercato ed è in grado di cogliere differenze che normalmente sfuggono all’acquirente medio del prodotto in questione.
Quando un disegno o modello è registrabile?
I principali requisiti previsti dalla normativa per la registrabilità di un design sono la novità e il carattere individuale.
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente. In ambito comunitario è considerato nuovo un disegno o modello divulgato dall’autore o con il suo consenso nei dodici mesi precedenti il primo deposito deposito (cosiddetto “anno di grazia”). Un disegno è modello è dotato di carattere individuale se suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella suscitata dai disegni o modelli divulgati anteriormente alla data di primo deposito. La normativa esclude dalla registrabilità le caratteristiche di un prodotto che siano determinate
unicamente dalla funzione tecnica dello stesso. Qualora un oggetto incorpori un’innovazione tecnica e abbia un aspetto peculiare possono essere richiesti contemporaneamente una registrazione di disegno e un brevetto, ma le due forme di protezione non possono essere cumulate in un unico titolo di protezione.
Come è fatta una domanda di registrazione di disegno o modello?
Una domanda di registrazione prevede innanzitutto:
– un titolo sintetico che identifichi l’oggetto del deposito, preferibilmente facendo riferimento alle categorie di prodotti previste dalla classificazione di Locarno;
– una riproduzione grafica del disegno o modello (disegni, fotografie, immagini prodotte con strumenti digitali). Per i prodotti tridimensionali è preferibile depositare più viste che chiariscano la conformazione degli stessi. Generalmente si depositano sette viste di un disegno o modello: viste in pianta dall’alto e dal basso, quattro proiezioni laterali e (almeno) una vista assonometrica.
In Italia, la domanda può comprendere una descrizione che metta in luce le caratteristiche peculiari del disegno o modello oggetto di deposito e ne chiarisca le differenze rispetto a quelli preesistenti, con relative rivendicazioni che recitino brevemente le parti essenziali e nuove del disegno o modello sui cui si richiede l’esclusiva. É possibile depositare una domanda multipla che includa più disegni o modelli destinati ad essere incorporati o applicati a prodotti omogenei (inclusi nella stessa classe di Locarno). All’atto del deposito può essere richiesto il differimento della pubblicazione per un massimo di 30
mesi, diversamente la domanda/registrazione viene pubblicata immediatamente dopo il deposito. Nel deposito deve essere identificato il titolare, ovvero chi ha diritti di sfruttamento economico esclusivo del disegno o modello. Inoltre, nella domanda possono essere designati uno o più autori che hanno realizzato il disegni o modello.
In Italia la procedura viene gestita dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), mentre a livello regionale comunitario l’ente di riferimento è l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale).
Come funziona la procedura di registrazione?
A livello italiano e comunitario, a seguito del deposito, viene svolto un controllo formale sulla regolarità e completezza della domanda presentata e viene, quindi, emessa la registrazione. L’ufficio competente non svolge un accertamento della sussistenza dei requisiti di registrabilità, ma la registrazione gode di una presunzione di validità fino a prova contraria (a carico dei terzi interessati). Secondo la procedura comunitaria, a meno di rilievi dell’EUIPO, la procedura si conclude in tempi molto brevi (nell’arco di 1-2 settimane generalmente). Questo aspetto è determinante nelle situazioni in cui si ha urgenza di poter documentare e/o esercitare il proprio diritto (es. in caso di conflitto con un concorrente, per la partecipazione ad un bando o per l’esposizione in fiera di prodotti). La durata massima legale di un disegno o modello italiano o comunitario è di 25 anni dalla data di deposito e sono previste scadenze di rinnovo ogni 5 anni.
Come tutelarsi nei Paesi di interesse?
Anche per i disegni e modelli il diritto conferito da una registrazione ha efficacia territoriale. Una registrazione italiana di disegno o modello è efficace sul territorio nazionale. Una registrazione comunitaria di disegno o modello è efficace in tutti i Paesi dell’Unione Europea (inclusa l’Italia). Entro sei mesi dal primo deposito si possono presentare parallele domande all’estero, per via nazionale nei singoli Paesi o tramite le convenzioni disponibili in materia di design, rivendicando la priorità del primo deposito stesso. Ogni domanda di registrazione segue il proprio iter di esame finalizzato alla registrazione secondo la normativa di riferimento, con procedure e tempistiche indipendenti. Ad oggi molto spesso si decide di procedere direttamente con un primo deposito a livello comunitario, per poi valutare in un secondo momento eventuali estensioni in Paesi extra-UE, per via nazionale o tramite una registrazione internazionale secondo il Sistema dell’Aja.
Per non essere penalizzati in fase di estensione conviene:
– procedere con il primo deposito prima di iniziare a divulgare il disegno o modello (alcune
normative extra-UE non riconoscono il periodo di grazia o hanno comunque previsioni differenti);
– allestire il primo deposito con rappresentazioni grafiche che possano risultare idonee anche nei
Paesi extra-UE di possibile interesse, per cui in genere è preferibile utilizzare dei disegni piuttosto
che delle fotografia;
– strutturare il primo deposito in modo che possa essere accettato anche dagli Uffici brevetti dei
Paesi extra-EU. Ad esempio un deposito riferito ad un decoro bidimensionale è accettato in UE,
ma non in USA dove è richiesto di definire il prodotto a cui viene applicato il decoro (es. piastrelle
o altri manufatti).
È possibile svolgere ricerche sui design?
Per lo svolgimento di ricerche tra disegni o modelli pubblicati sono disponibili apposite banche dati. Le ricerche vengono solitamente svolte su specifici nominativi di potenziali titolari/autori o su categorie di prodotti previste dalla classificazione di Locarno.
Di seguito i link ad alcune banche dati liberamente accessibili on-line:
https://euipo.europa.eu/eSearch/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsview
Per ricerche più approfondite sono disponibili banche dati professionali a pagamento.
I disegni e modelli non registrati godono di qualche tutela?
La normativa comunitaria prevede che un disegno o modello non registrato venga protetto per un periodo di 3 anni dalla data in cui è stato divulgato al pubblico per la prima volta nell’Unione europea. Passati detti tre anni, la protezione non può essere prolungata. Per poter invocare la tutela su un disegno o modello non registrato è necessario poter provare l’avvenuta
divulgazione. Per la conservazione e la datazione di prove di questo genere oggi è disponibile anche la tecnologia blockchain. La portata della tutela riconosciuta a un disegno o modello non registrato consente di impedire l’uso commerciale di un disegno o modello solo qualora questo risulti essere una copia intenzionale del disegno o modello protetto, elaborato in malafede, ossia sapendo dell’esistenza del disegno o modello anteriore. È del tutto evidente che la protezione legale conferita da un disegno o modello registrato è più ampia e più immediata da esercitare.
Nel prossimo intervento proseguiremo l’esplorazione del mondo dell’IP parlando di marchi di impresa. |
