A cura di Modiano
Il Codice di Proprietà Industriale stabilisce come principio generale che il diritto al brevetto spetta all’autore dell’invenzione o ai suoi aventi causa (i.e. soggetto a cui l’inventore cede il diritto di depositare la domanda di brevetto).
Va ricordato che al titolare del brevetto spettano i diritti patrimoniali sull’invenzione, mentre all’inventore il diritto morale di esserne riconosciuto l’autore. Il diritto morale dell’inventore è inalienabile, quindi non trasferibile ad altri soggetti.
Inoltre l’inventore è necessariamente una persona fisica, mentre il titolare può essere sia persona fisica, che un’impresa.
La situazione in cui il titolare e l’inventore del brevetto coincidono si verifica tipicamente quando l’inventore agisce in proprio.
Nell’attività d’impresa si verifica più spesso il caso in cui l’inventore è dipendente dell’azienda interessata a tutelare e a sfruttare economicamente l’invenzione.
In questa ipotesi bisogna distinguere diverse casistiche:
- invenzione di servizio, ovvero l’inventore è dipendente e realizza l’invenzione nell’esecuzione di un rapporto di lavoro in cui l’attività inventiva è prevista e appositamente retribuita. In questo caso il diritto al rilascio del brevetto spetta al datore di lavoro e all’inventore rimane diritto morale di essere riconosciuto come autore dell’invenzione;
- invenzione d’azienda, ovvero l’inventore è dipendente e realizza l’invenzione nell’esecuzione di un rapporto di lavoro in cui l’attività inventiva non è prevista, nè retribuita. In questo caso il diritto al rilascio del brevetto spetta ancora al datore di lavoro e all’inventore, oltre al diritto morale di essere indicato come autore dell’invenzione, viene riconosciuto il diritto ad un equo premio;
- invenzione occasionale, ovvero l’invenzione non è correlata con le mansioni svolte dal dipendente che ne è l’autore, ma rientra nel campo di attività dell’azienda. In questo caso l’inventore ha il diritto al rilascio del brevetto sull’invenzione, oltre al diritto morale di esserne riconosciuto autore, ma l’azienda ha un diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero
In caso, invece, l’impresa abbia collaborazioni con soggetti esterni (es. consulenti o studi di progettazione) a cui affida progetti di ricerca e sviluppo appositamente retribuiti viene generalmente riconosciuto, salvo diversi accordi, che il diritto alla brevettazione e i conseguenti diritti patrimoniali sull’invenzione spettano all’impresa, in quanto committente.
Va anche ricordato che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non è preposto a verificare l’esattezza della designazione dell’inventore. Tuttavia un inventore non designato nel brevetto può avviare un’azione legale finalizzata al riconoscimento dei suoi diritti di paternità su un’invenzione.
SUGGERIMENTI per le imprese:
- verificare che i contratti stipulati con i dipendenti coinvolti nella realizzazione di nuove soluzioni tecniche-tecnologiche (es. dipendenti ufficio tecnico e R&D) prevedano opportuni inquadramenti, in cui sia prevista e appositamente retribuita l’attività inventiva, in modo che le relative invenzioni siano chiaramente configurabili come “di servizio”;
- in caso di collaborazione con soggetti esterni formulare opportuni contratti che prevedano esplicitamente che il diritto al rilascio del brevetto spetta all’impresa, oltre ad un vincolo di riservatezza a carico del soggetto con cui si collabora (per non rischiare di compromettere la novità e quindi la brevettabilità della soluzione di interesse);
- individuare i soggetti coinvolti nella realizzazione di un’invenzione da designare come inventori nella corrispondente domanda di brevetto verificando che tipo di rapporto intercorre con tali soggetti al fine di valutare quali eventuali diritti gli spettano, oltre a quello morale;
- considerare che nel proseguimento delle procedure brevettuali può essere richiesta la sottoscrizione di moduli da parte degli inventori (es. per il deposito di una parallela domanda di brevetto in USA) o possono essere utili loro commenti tecnici rispetto ad obiezioni emerse nel corso della fase d’esame della domanda di brevetto, per cui è opportuno che gli inventori si rendano reperibili e disponibili a collaborare in tal senso anche in seguito.