Dopo aver introdotto le forme di tutela dedicate alla protezione dei prodotti innovativi (brevetti e design), passiamo ora a parlare dei marchi, ovvero i segni distintivi attraverso i quali i prodotti o servizi offerti da un’impresa sono veicolati al pubblico, identificandone la provenienza e rendendoli riconoscibili rispetto a quelli dei concorrenti.
Un marchio può contraddistinguere complessivamente l’ambito di attività di un’impresa (cosiddetto marchio generale, es. FERRERO). Spesso un marchio generale coincide con altri segni distintivi utilizzati dall’azienda, come la denominazione, l’insegna e/o il nome a dominio.
In altri casi un marchio può essere riferito ad una specifica gamma di servizi o ad una particolare linea di prodotti di pertinenza dell’impresa (cosiddetto marchio speciale, es. NUTELLA, ROCHER, …).
In entrambi i casi la registrazione del marchio consente all’azienda di poter vantare un diritto esclusivo di utilizzo di tale segno (nome e/o logo) in riferimento ad un certo ambito merceologico o di attività per poter inibire l’uso non autorizzato da parte di terzi di segni identici o simili per contraddistinguere prodotti e/o servizi identici o affini, in modo da evitare che si verifichi un rischio di confusione per il pubblico. Inoltre il deposito di un marchio può agevolare la formulazione accordi (ad es. licenze) e favorire l’accesso a incentivi fiscali, offrendo vantaggiose opportunità al titolare.
Un marchio ideato con cura e ben avviato sul mercato acquista un notevole valore commerciale per un’azienda. I consumatori generalmente attribuiscono un valore ad un marchio, alla sua storia, alla sua reputazione e alla qualità dei beni/servizi che contraddistingue, per cui sono più propensi a scegliere un bene/servizio associato ad un marchio a loro noto rispetto ad altri, anche pagando un prezzo più alto.
Essere titolare di un marchio riconosciuto e apprezzato dai consumatori conferisce un notevole vantaggio concorrenziale per un’impresa, che ha quindi tutto l’interesse a registrarlo per poter ottenere un diritto di uso esclusivo del segno nei mercati di riferimento, tutelando gli investimenti sostenuti e incrementando il valore dei propri asset aziendali.
Cosa può essere registrato come marchio?
La normativa stabilisce che “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche”, purché atti a contraddistinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e ad essere rappresentati nel registro dei marchi. Tipicamente un marchio può essere costituito da una o più diciture (lettere, numeri, parole di senso compiuto o di fantasia), eventualmente rappresentate con una particolare grafia o abbinate ad altri elementi grafici.
Un marchio comprendente una dicitura può essere depositato in versione denominativa, ovvero comunque scritto o raffigurato, o figurativa, cioè rappresentato in una particolare grafia ed eventualmente accompagnato da altri elementi grafici. In altri casi un marchio può essere puramente figurativo, essendo costituito esclusivamente da uno o più elementi grafici.
Inoltre un marchio può essere depositato in bianco e nero, potendolo poi utilizzare in qualsiasi versione cromatica, oppure a colori come effettivamente utilizzato. Sono previste anche altre tipologie di marchi come i marchi tridimensionali o di forma per la forma di un prodotto o della sua confezione (da non confondere con il design!), i marchi di posizione, i marchi sonori
o di colore.
Nei Paesi con diversi sistemi di scrittura (es. alfabeto cirillico o ideogrammi) è anche possibile depositare un marchio trasposto nei caratteri locali.
Alcune indicazioni sulle tipologie di marchio previste dalla normativa comunitaria, con relativi esempi, sono visibili al link: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/trade-marks-examples
La normativa stabilisce anche alcune categorie di segni non registrabili come marchio, come ad esempio i ritratti di persone, i nomi e i segni notori (senza consenso), le riproduzioni di opere d’arte o di beni culturali, i nomi geografici (descrittivi).
Quando un marchio è registrabile?
I principali requisiti previsti dalla normativa per la registrabilità di un marchio sono la novità e la capacità distintiva. Un marchio è nuovo principalmente se è diverso da altri marchi o segni distintivi già noti nel territorio di interesse per contraddistinguere prodotti/servizi identici o affini. La novità di un marchio ai fini della registrabilità va verificata relativamente al territorio di riferimento, non in senso assoluto.
Un marchio è dotato di capacità distintiva essenzialmente quando non è descrittivo o evocativo rispetto ai prodotti o servizi da contraddistinguere e non è costituito esclusivamente da segni di uso comune. Quando si deve sviluppare un nuovo marchio è sempre suggeribile adottare diciture cosiddette di fantasia, ovvero che non contengono riferimenti diretti o indiretti al settore di utilizzo del marchio, in modo da poter vantare una tutela forte, che si estende a coprire anche varianti o alterazioni comunque simili al marchio di partenza.
Viceversa marchi parzialmente descrittivi o contenenti termini di uso comune o sigle sono generalmente ritenuti marchi deboli, ovvero che possono essere tutelati limitatamente alla particolare versione grafica adottata, essendo destinati a convivere con altri segni anche identici, purché rappresentati diversamente.
Com’è fatta una domanda di registrazione di marchio?
Nella domanda di registrazione di un marchio devono essere presenti i dati del titolare (o dei titolari), l’esemplare opportunamente descritto specificando gli eventuali colori di interesse e l’indicazione dei prodotti e/o servizi per cui si chiede l’esclusiva, facendo riferimento alle classi previste dalla Classificazione internazionale di Nizza.
In caso di deposito figurativo è fondamentale allegare l’esemplare del marchio così come effettivamente utilizzato, eliminando eventuali componenti secondarie di natura descrittiva, opzionali o modificabili nel tempo. Va ricordato che a seguito del deposito non è possibile aggiungere nuove indicazioni di prodotti o servizi o nuove classi, ma è possibile presentare una successiva domanda per le nuove rivendicazioni. Per questo motivo è opportuno definire le liste di prodotti o servizi da rivendicare nel deposito considerando gli ambiti di attività di effettivo (attuale) e potenziale (prossimo futuro) interesse del richiedente, senza essere eccessivamente ampi per non rischiare di subire attacchi da parte di terzi titolari di diritti anteriori in settori diversi da quello di pertinenza o azioni di decadenza per non uso.
Come funziona la procedura di registrazione?
A livello italiano e comunitario, a seguito del deposito, viene svolto un controllo formale sulla regolarità e completezza della domanda presentata che, a seguire, viene pubblicata. L’ufficio competente svolge un esame formale controllando che la domanda sia formalmente ricevibile e
accertando che non sussistano motivi assoluti per rifiutare la registrazione, ma non verifica che il marchio per cui è richiesta la registrazione sia effettivamente nuovo rispetto ai precedenti. In questa fase possono essere emessi rilievi in cui generalmente gli Esaminatori segnalano eventuali criticità e assegnano al richiedente un termine per replicare e sanare la validità formale della domanda. Le domande registrabili vengono pubblicate e chiunque ne abbia titolo, entro tre mesi, può opporsi alla registrazione presentando istanza di opposizione alla registrazione (ad es. il titolare di un marchio anteriore identico o simile per prodotti o servizi identici o affini). In caso di opposizione viene avviato un procedimento amministrativo di accertamento della registrabilità della domanda alla luce delle motivazioni contrarie presentate dall’opponente.
Le domande che non subiscono opposizione vengono registrate, così come le domande per cui l’opposizione si chiude con esito favorevole alla concessione. In altri ordinamenti è previsto che siano gli Esaminatori a svolgere ricerche e ad emettere rilievi qualora rintraccino marchi anteriori rilevanti. La durata legale di un marchio registrato è generalmente di 10 anni dal deposito ed è rinnovabile per ulteriori periodi di 10 anni, potenzialmente all’infinito. Qualora nel frattempo il marchio abbia subito un restyling è opportuno valutare di procedere con un nuovo deposito (in fase di rinnovo l’esemplare non può essere aggiornato), preferibilmente mantenendo in vita anche la registrazione precedente almeno
per il primo periodo, in modo che possa schermare la nuova domanda da attacchi di terzi fino alla relativa convalida.
In caso il marchio sia stato trasferito o il titolare abbia modificato i propri dati, si deve aggiornare la titolarità tramite una apposita istanza di trascrizione/annotazione, in quanto la domanda di rinnovazione va presentata dal titolare corrente. Va notato che si può procedere con il deposito di una domanda di registrazione di marchio anche dopo averne iniziato l’uso, tuttavia è preferibile non attendere troppo per evitare che altri lo depositino a proprio nome o che si inseriscano altri marchi di terzi che potrebbero ostacolarne l’uso e la registrazione.
Quali sono gli effetti della registrazione?
Il titolare di un marchio registrato ha la facoltà di farne uso esclusivo, pertanto ha il diritto di vietare a terzi, nel territorio di riferimento, di usare nell’attività economica:
– un segno identico a quello registrato per prodotti o servizi identici a quelli rivendicati;
– un segno identico o simile a quello registrato per prodotti o servizi identici o affini a quelli rivendicati se
si verifica un rischio di confusione per il pubblico (es. rischio di associazione dei due segni);
– un segno identico o simile anche per prodotti o servizi non affini a quelli rivendicati in caso di rinomanza
del marchio registrato.
In particolare il titolare di un marchio registrato può vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando
vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare.
In base al principio di unitarietà dei segni distintivi il titolare di un marchio registrato può evitare ai terzi di adottare nell’attività economica un segno uguale o simile al proprio marchio anche come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito in caso si possa verificare un rischio di confusione per il pubblico.
Come tutelarsi nei Paesi di interesse?
Anche per i marchi i diritti conferiti dalla registrazione hanno efficacia territoriale. Entro sei mesi dal primo deposito si possono presentare parallele domande all’estero, per via nazionale nei singoli Paesi o tramite le convenzioni disponibili in materia di marchi, rivendicando la priorità del
primo deposito stesso. A seguire è sempre possibile depositare un marchio in nuovi territori, ma senza rivendicare la priorità del primo deposito.
Ogni domanda di registrazione segue il proprio iter di esame finalizzato alla registrazione secondo la normativa di riferimento, con procedure e tempistiche indipendenti. Le principali convenzioni in vigore sono quella sul marchio dell’Unione europea (Regolamento
(UE)2017/1001, marchio regionale con validità su tutta l’area UE) e il Sistema di Madrid sul cosiddetto marchio internazionale.
Non esiste un’unica procedura con validità mondiale per la tutela di un marchio. Per decidere in quali Paesi conviene estendere il proprio marchio è opportuno valutare quali sono i mercati di interesse in cui l’impresa opera direttamente o tramite distributori o licenziatari, facendo
attenzione ad implementare la tutela quando il marchio inizia a circolare su nuovi territori.
È possibile svolgere ricerche sui marchi?
Certamente sì ed è fortemente consigliato svolgere ricerche prima di depositare, o anche solo prima di iniziare ad utilizzare commercialmente, un nuovo marchio, al fine di verificare se nel territorio di interesse ci sono già diritti anteriori che potrebbero ostacolare l’adozione del segno.
Prima del deposito di un marchio in Italia, ad esempio, si consiglia di svolgere una preliminare ricerca d’anteriorità per similitudine tra i marchi depositati e/o registrati in Italia, i marchi Internazionali estesi all’Italia e i marchi dell’Unione Europea, con particolare riferimento alle classi di prodotti o servizi di riferimento.
In altre situazioni, in base alle specifiche esigenze, si possono impostare differenti strategie di ricerca (es. solo su marchi identici o per titolare).
Inoltre su un marchio di interesse (in genere depositato/registrato) è possibile avviare un servizio di sorveglianza su specifiche aree geografiche, per essere informati in merito a nuove pubblicazioni di domande di registrazione per marchi identici o simili in settori identici o affini, in modo da valutare eventuali iniziative contro la concessione di tali diritti (es. istanze di opposizione o invio di diffide).
I marchi non registrati/depositati godono di qualche tutela?
Alcuni ordinamenti prevedono la protezione dei cosiddetti marchi di fatto, ovvero utilizzati e non registrati. Affinché un marchio in uso (non registrato) possa essere considerato un marchio di fatto è generalmente richiesto che l’utilizzo dello stesso abbia comportato notorietà generale e sia, quindi, avvenuto su una porzione sufficientemente estesa del territorio nazionale. Tuttavia per documentare che il proprio marchio può godere dello status di marchio di fatto, laddove possibile, è necessario produrre un adeguato corredo di prove, per cui è generalmente preferibile
procedere con la registrazione che attesta direttamente l’esistenza di un diritto di esclusiva (valido fino a prova contraria a carico di terzi).
Quando usare i simboli ® o TM ?
L’uso dei simboli ® o TM in abbinamento al proprio marchio non è obbligatorio e non fornisce alcuna ulteriore protezione. Si tratta di un accorgimento utile per avvisare il pubblico, i concorrenti e i potenziali contraffattori che l’impresa è attenta alla tutela dei propri segni distintivi.
Bisogna però considerare che il simbolo ® andrebbe generalmente utilizzato per marchi registrati, mentre il simbolo TM può riferirsi ad un marchio semplicemente usato o per cui è stata depositata una domanda ancora pendente. Il simbolo da usare andrebbe, quindi, aggiornato durante la vita del marchio in base allo stato della relativa procedura di registrazione (il codice prevede sanzioni amministrative a carico di chi utilizza impropriamente indicazioni atte a lasciar intendere che un marchio sia registrato quando non lo è ).
Consigli pratici:
1) scegliere un marchio “furbo” prediligendo i cosiddetti marchi di fantasia, ragionando anche in funzione dei mercati in cui dovrà circolare e delle lingue di riferimento;
2) svolgere una ricerca di anteriorità prima di procedere con il deposito;
3) depositare la domanda di registrazione al più presto e soprattutto prima che il marchio prenda piede nel mercato per evitare che soggetti terzi se ne approprino depositandolo a proprio nome;
4) all’atto del deposito rivendicare una lista di prodotti/servizi per cui si chiede l’esclusiva opportunamente ampia (ma non troppo);
5) verificare nel tempo che i settori di utilizzo del marchio continui a coincidere con quanto rivendicato dal deposito (in caso l’ambito di attività si allarghi a coprire nuovi prodotti/servizi può essere necessario procedere con nuovi depositi);
6) implementare la tutela territoriale man mano che il marchio inizia a circolare su nuovi mercati;
7) usare il marchio nei territori in cui è registrato per mantenere efficace la protezione derivante dalla registrazione (in caso di non uso prolungato si possono subire azioni di decadenza);
8) usare il marchio come depositato (se figurativo) e procedere con un nuovo deposito in caso di restyling;
9) non lasciare che il marchio si volgarizzi (ovvero diventi di uso comune per indicare una determinata categoria di prodotti o servizi);
10) mantenere un adeguato archivio di prove d’uso del marchio che attestino dove, quando, come e con quale intensità è stato utilizzato, la partecipazione a fiere ed eventi in cui il marchio è stato esposto, gli investimenti promozionali sostenuti, gli eventuali riconoscimenti ottenuti;
11) non accordare a distributori, licenziatari o altri soggetti coinvolti nella propria rete di distribuzione la facoltà di depositare il marchio a loro nome;
12) monitorare il mercato, valutando appositi servizi di sorveglianza del marchio.