Marchi, brevetti e design – a cura di Modiano & Partners

Per i titolari di diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti e design) sono disponibili vari strumenti che possono aiutare a rintracciare e combattere eventuali violazioni dei propri titoli di privativa.
La conoscenza di questi strumenti è determinante per l’impresa per organizzare in modo consapevole il proprio sistema anti-contraffazione al fine intervenire tempestivamente per tutelare il proprio ambito di esclusiva, salvaguardando gli investimenti sostenuti, la propria immagine aziendale e le proprie quote di mercato.
Una attività estremamente efficace per contrastare l’immissione di merci non originali e non autorizzate nei mercati di interesse è la sorveglianza doganale.
Il Rapporto IPERICO 2022 elaborato dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi riferisce quanto segue:
“L’elaborazione del dato aggregato dei sequestri effettuati dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Stato e della Guardia di Finanza, al netto delle loro operazioni congiunte e ad esclusione delle categorie merceologiche dei prodotti alimentari, delle bevande alcoliche, dei medicinali e dei tabacchi, consente di evidenziare che nel periodo 2008-2021 quasi 208 mila sono stati i sequestri e 617 milioni i pezzi sequestrati con riferimento alla contraffazione, per un valore economico stimato della merce sequestrata di oltre 5,90 miliardi di Euro sottratti al circuito illegale.
Le principali evidenze emerse per il 2021, registrano 14.309 sequestri effettuati in Italia, in aumento di 5.532 (+63%) rispetto all’anno precedente, con circa 31 milioni di pezzi sequestrati (+87% rispetto al 2020), per un valore economico stimato del quantitativo sequestrato che ammonta a circa 56,5 milioni di euro (+45% rispetto al 2020). Nel complesso durante l’anno gli articoli maggiormente sequestrati per contraffazione sono stati il materiale per imballaggio ed etichettatura dei prodotti, i dispositivi di protezione individuale, l’abbigliamento ed i suoi accessori, i giocattoli, le calzature e le apparecchiature elettriche.”
Nell’interpretare i dati sopra riportati è fondamentale considerare che il valore economico delle merci sequestrate è molto inferiore al fatturato sottratto al titolare del diritto. Inoltre la circolazione di merci contraffatte lede complessivamente il processo produttivo delle imprese determinando una perdita di posti di lavoro e una riduzione delle tasse governative che vengono versate.
In Unione Europea, in particolare, dal 1° gennaio 2014 è in vigore un servizio di sorveglianza doganale istituito in applicazione del Reg. UE No. 608/2013 che ha sostituito il Reg. UE No. 1383/2003.
Il Regolamento in questione, oltre a prevedere le modalità di intervento delle Autorità doganali nell’eventualità in cui individuino merci sospettate di ledere diritti di Proprietà Intellettuale (marchi,
brevetti, design), disciplina la possibilità per i titolari di questi diritti di presentare una c.d. domanda di intervento preventiva.
Quest’ultima incrementa gli strumenti di lotta alla contraffazione e permette una temporanea sospensione dello sdoganamento delle merci sospette al fine di consentire al titolare del diritto leso di accertare la natura contraffatta dei beni e, se del caso, di agire nei confronti del contraffattore. In linea con le normative applicabili, si potrà ottenere la distruzione delle merci anche senza azioni in giudizio, tramite procedure semplificate.
Sul punto, il citato Regolamento ha anche introdotto una nuova procedura automatica di distruzione di merci contraffatte qualora si tratti di piccole spedizioni (si tratta di spedizioni postali o a mezzo corriere che comprendono fino a tre unità oppure di peso lordo inferiore a 2 kg. per unità, se disimballata), con spese di distruzione poste automaticamente a carico del titolare della domanda di intervento doganale ovvero, grazie ad una recente modifica normativa(art. 22, Legge 23.12.2021 n. 238, che ha introdotto i commi 7 bis, 7 ter e 7 quater all’art. 1 del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35), l’onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell’acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore. Queste le norme:
“7-bis. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che, all’interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l’introduzione dei beni non risulti connessa a un’attività commerciale.
7-ter. L’onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell’acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7…”.
Con specifico riferimento al nostro paese, è opportuno rilevare che qualora a seguito dei controlli effettuati emergessero fattispecie penalmente rilevanti, l’Ufficio doganale dovrà riferire la notizia del reato all’Autorità Giudiziaria competente e potrà essere avviato d’ufficio – cioè senza costi particolari a carico del titolare del diritto leso, se non quello di supportare le Autorità con un perizia ben strutturata – un procedimento penale a carico del contraffattore, con probabile, conseguente sequestro della merce contraffatta e sua successiva distruzione.
Per i diritti di Proprietà Industriale validi nell’intera Unione Europea (i.e. marchi/disegni o modelli nell’Unione Europea) si potrà depositare presso la Dogana Centrale di Roma una domanda unica di intervento ed estenderne gli effetti agli Stati membri di maggior interesse. Ciò potrebbe comportare un notevole risparmio sotto il profilo economico (se comparato alla presentazione di tante domande di intervento, nei diversi Stati) e concorrerà al potenziamento dei controlli di confine.
Sono escluse dall’ambito di applicazione del citato Regolamento:
1) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che siano prive di carattere commerciale;
2) le merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto (importazioni parallele) e quelle la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata da un titolare del diritto a
produrne un certo quantitativo, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto (c.d. overruns).
Nella domanda di intervento alle Autorità doganali, oltre ad identificare chiaramente i diritti di proprietà industriale per cui si chiede la tutela, devono essere forniti dati e caratteristiche relativi ai prodotti autentici, eventuali informazioni relative al tipo o alla tendenza alla frode e tutta la documentazione utile al fine di permettere alle Autorità di distinguere le merci autentiche da quelle contraffatte, fornendo anche l’elenco dei soggetti legittimati ad essere coinvolti nell’importazione/esportazione dei prodotti originali.
Inoltre, quanto ai prodotti sospetti, si potrà fornire ogni informazione utile a permettere l’intervento delle Autorità: fotografie di prodotti contraffatti, elementi da cui è possibile dedurre la natura contraffatta dei prodotti, data di arrivo o di partenza di merci, il mezzo di trasporto utilizzato, l’identità dell’importatore, dell’esportatore o del detentore delle merci, il/i Paesi di produzione e gli itinerari utilizzati dai trafficanti, le specificità tecniche, se note, che distinguono le merci autentiche da quelle sospette e quant’altro.
Su istanza di parte, le informazioni fornite potranno essere trattate come “riservate” dalle Autorità procedenti.
Una volta ricevuta dal servizio doganale competente, la domanda viene esaminata e, qualora accolta, viene trasmessa, ove richiesto, ai servizi doganali esteri per i quali è stata richiesta l’estensione.
Nel caso in cui le Autorità rilevino il transito di merci sospette, ne danno notizia al titolare dei diritti che, valutata la fattispecie, deve stabilire se confermare il blocco doganale delle merci ed attivarsi nei
confronti dei soggetti coinvolti oppure far rilasciare le merci in questione.
La domanda di intervento ha validità di un anno ed è suscettibile di rinnovo, sempre con durata annuale.