Modifiche al Codice della Proprietà Industriale (CPI) – A cura di Modiano & Partners

Riepiloghiamo di seguito alcune delle modifiche al CPI introdotte dalla legge n. 102 del 24 luglio 2023 che potrebbero avere ricadute interessanti per le imprese titolari di diritti di proprietà industriale:

• l’art. 1 prevede un’estensione dell’elenco dei segni idonei ad ingannare il pubblico per cui è vietata la registrazione come marchio di impresa ai sensi dell’art. 14, co. 1 lettera b), CPI anche ai segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell’UE, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’UE sono parte.

Consigli per l’impresa: tenere in considerazione anche questo aspetto quando si vuole adottare un nuovo segno distintivo, svolgendo adeguate ricerche preliminari. 

• l’art. 2 introduce il nuovo art. 34-bis CPI, che prevede una protezione temporanea per i disegni o modelli che figurano in un’esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. Tale protezione temporanea consiste essenzialmente in un diritto di priorità che può essere rivendicato in una domanda di registrazione di disegno o modello presentata nei sei mesi successivi la data di esposizione.

Consigli per l’impresa: in previsione della partecipazione ad una fiera verificare i propri diritti di proprietà industriale, valutando eventuali nuovi depositi per le innovazioni che si intende presentare e controllando se si tratta di un’esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta (elenco disponibile al link https://www.bie-paris.org/site/en/expo-index). 

• l’art. 3 modifica la regolamentazione della titolarità di invenzioni realizzate nell’ambito di università ed enti di ricerca di cui all’art. 65 Viene infatti previsto che per le invenzioni conseguite nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, anche se a tempo determinato, con un’università, anche non statale legalmente riconosciuta), un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, viene stabilito che i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore, e non più all’inventore stesso. Resta fermo il diritto dell’inventore di essere riconosciuto come autore dell’invenzione. Qualora l’invenzione sia realizzata da più inventori, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutte le strutture di appartenenza. L’inventore deve comunicare l’oggetto dell’invenzione alla struttura di appartenenza che entro un termine di sei mesi (eventualmente prorogabile) può depositare una corrispondente domanda di brevetto o comunicare all’inventore l’assenza di interesse a procedere in tal senso. Nel frattempo l’inventore e la struttura di appartenenza devono salvaguardare la novità dell’invenzione per non pregiudicarne la novità.

L’inventore può presentare una domanda di brevetto a suo nome in caso la struttura di appartenenza abbia comunicato di non essere interessata o non abbia depositato entro il suddetto termine.

I diritti derivanti dall’invenzione realizzata nell’esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui sopra, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, vengono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base di apposite linee guida che devono essere adottate con successivo decreto ministeriale.

Consigli per l’impresa: in caso di collaborazione con un’università o altro ente di ricerca (così come con qualsiasi altro soggetto terzo) finalizzata allo sviluppo di una nuova soluzione tecnica-tecnologica, predisporre un adeguato accordo preliminare che regolamenti, tra gli altri aspetti, la segretezza delle informazioni scambiate e dei risultati raggiunti e la titolarità del diritto alla brevettazione. 

• l’art. 5 rinnova l’art. 59 CPI abolendo la preminenza del brevetto europeo su quello italiano in caso di cumulo delle protezioni. La nuova formulazione dell’art. 59 CPI stabilisce, infatti, che qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo, anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo;

Consigli per l’impresa: il titolare di un brevetto italiano di priorità e di un brevetto italiano/unitario derivato da un parallelo brevetto europeo può avere convenienza a mantenerli entrambi in vigore, versando le rispettive tasse annuali di mantenimento in vita, in previsione di eventuali accordi o azioni legali. 

• l’art. 6 introduce un aggiornamento degli importi previsti per le sanzioni amministrative di cui all’art. 127 2 CPI. Le sanzioni amministrative ora previste per chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, sono fissate da 150 euro a 1.500 euro (finora da 51,65 euro a 516,46 euro);

Consigli per l’impresa: attenzione alle indicazioni che si utilizzano per identificare i propri segni distintivi o le proprie soluzioni innovative, tutelate e non! 

• l’art. 8 riduce a 60 giorni (anziché 90) il periodo di segretazione militare delle invenzioni previsto dall’art. 198 CPI, estendendolo anche anche agli inventori che prestano la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all’estero o che abbia ceduto l’invenzione oggetto del brevetto (e quindi il diritto alla brevettazione) precedentemente al deposito della domanda di brevetto.

Consigli per l’impresa: in caso di primo deposito di una domanda di brevetto in Italia si può procedere con la relativa estensione già dopo 60 giorni.

In caso si intenda procedere con un primo deposito estero, in assenza di risposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è sufficiente attendere 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione per inoltrare la domanda di brevetto all’Ufficio Brevetti di competenza territoriale. 

• riguardo ai termini procedurali per cui può essere richiesta una proroga di cui all’art. 191 CPI, l’art. 16 chiarisce che la stessa può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga.

Consigli per l’impresa: in caso di richiesta di proroga (ad es. per il deposito di una memoria di replica alla comunicazione ministeriale relativa al rapporto di ricerca e al parere di brevettabilità emessa nei confronti di una domanda di brevetto per invenzione) è ora definito il nuovo termine assegnato, anche in assenza di un esplicito accoglimento da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

• per quanto riguarda la reintegrazione dei diritti in caso di inosservanza di un termine per giustificato motivo di cui all’art. 193 CPI, l’art. 17 specifica che entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato deve essere compiuto l’atto omesso e deve essere presentata, entro il medesimo termine a pena di irricevibilità, l’istanza di reintegrazione con l’indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea. Consigli per l’impresa: in caso di richiesta di reintegrazione di diritti fare attenzione a presentare l’istanza entro un anno dal termine non osservato, allegando un adeguato supporto documentale. 

• l’art. 22 abroga il comma 3 dell’art. 129 CPI relativo al divieto di ricorso al sequestro di oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

Consigli per l’impresa: qualora si riscontri una presunta violazione di marchio/brevetto/design durante una fiera valutare tempestivamente la migliore strategia di azione con i propri consulenti tecnico-legali. 

• art 24 modifica l’art. 170, 1 lettera b) CPI introducendo la rilevanza del rapporto di ricerca in caso di conversione di una domanda di brevetto. L’esame delle domande è, quindi, rivolto ad accertare che l’oggetto delle stesse sia conforme ai requisiti di legge, per le invenzioni, in ogni caso, e per i modelli di utilità, nei soli casi di brevettazione alternativa. Consigli per l’impresa: nei casi in cui per una domanda di brevetto per invenzione è stato emesso un rapporto di ricerca sostanzialmente negativo e il titolare intende procedere con una richiesta autonoma di conversione come domanda di brevetto per modello di utilità, l’Esaminatore dovrà valutare se sono soddisfatti i requisiti di brevettabilità del trovato come modello di utilità anche alla luce di tale rapporto di ricerca.

In caso di rigetto della domanda di conversione, il titolare va incontro ad una definitiva perdita dei diritti, quindi potrebbe essere vantaggioso valutare strategie alternative alla richiesta di conversione, ovvero:

• il deposito di una domanda di modello di utilità rivendicante la priorità (interna) della domanda di brevetto per invenzione subito dopo l’emissione del rapporto di ricerca e comunque entro 12 mesi dal primo deposito, oppure
• il ritiro della domanda di brevetto per invenzione nel periodo antecedente la pubblicazione (entro 18 mesi dal deposito) e la presentazione di una nuova domanda di brevetto per modello di utilità.

In entrambi i casi la domanda di brevetto per modello di utilità non viene sottoposta ad un esame di merito e gode di una presunzione di validità.

Nel secondo caso la nuova domanda di brevetto per modello di utilità non gode della data di priorità del primo deposito, per cui è necessario che il trovato sia ancora segreto alla relativa data di presentazione, e la tutela decorre dalla data di deposito della nuova domanda. Inoltre, avendo ritirato prima della pubblicazione la domanda di brevetto per invenzione, si evita che terzi interessati possano rintracciare nel relativo rapporto di ricerca utili motivi di contestazione della validità della domanda di brevetto per modello di utilità (situazione che si potrebbe invece verificare nel primo caso).