A cura di Modiano
Una situazione tipica in cui è consigliato svolgere ricerche brevettuali è quella in cui l’impresa è interessata a replicare (o a migliorare) la soluzione di un concorrente per proporre un proprio prodotto alternativo oppure in cui un cliente chiede all’impresa di riprodurre una soluzione acquistata da un diverso fornitore fino a quel momento.
In questi casi è sicuramente utile svolgere ricerche brevettuali per scongiurare il rischio di subire azioni per contraffazione, laddove la soluzione che si vuole riprendere sia oggetto di esclusiva.
In una prima fase possono essere avviate ricerche brevettuali per nominativo sul soggetto che propone sul mercato la soluzione di interesse per verificare se risultano diritti di privativa corrispondenti.
Una volta rintracciato uno o più titoli brevettuali potenzialmente pertinenti si prosegue verificandone il contenuto e il relativo ambito di protezione, la copertura territoriale e lo stato delle procedure al fine di verificare se e dove potrebbe sussistere un rischio di interferenza.
Laddove risultino diritti brevettuali in vigore in territori in cui l’impresa ha intenzione di attuare (in particolare produrre e/o vendere) la propria soluzione risulta opportuno procedere con un accertamento tecnico-legale dell’effettivo rischio di interferenza tra la soluzione che l’impresa intende adottare e l’ambito di protezione definito dai diritti in essere.
Per completezza in alcuni casi può essere opportuno svolgere indagini anche tra i design registrati.
Nel valutare l’esito delle ricerche svolte va considerato che svolgendo ricerche per nominativo non vengono generalmente rintracciati diritti brevettuali acquisiti o concessi in licenza al soggetto indagato.
Per completezza potrebbero anche essere svolte ricerche brevettuali per argomento.
Inoltre va ricordato che eventuali domande di brevetto ancora segrete (generalmente depositate da meno di 18 mesi) non possono essere rintracciate sulle fonti di informazioni consultabili. Questo aspetto è particolarmente critico se la soluzione di interesse è stata presentata sul mercato di recente (da meno di 18 mesi) per cui potrebbe essere oggetto di una domanda non ancora visibile.
Rispetto a queste casistiche va ricordato che anche la realizzazione di una versione migliorata del prodotto altrui può costituire una violazione (cosiddetta “contraffazione evolutiva”) in presenza di validi diritti brevettuali sul concetto inventivo incorporato nel prodotto originario e ripreso senza autorizzazione nella nuova versione.
Infine, anche in assenza di validi diritti di brevetto o design, nella ripresa di prodotti altrui è assolutamente suggerito modificare le cosiddette forme esteriori accessorie (non funzionali), che potrebbero essere oggetto di tutela in base alle norme sulla concorrenza sleale qualora fossero idonee a rendere riconoscibile presso il pubblico il prodotto originario.
Anche in fase di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecniche-tecnologiche le ricerche brevettuali possono fornire utili informazioni all’impresa nell’ottica sia di valutare la brevettabilità dei risultati conseguiti, che di verificare che non sussistano problemi di conflitto con diritti brevettuali di terzi.
In questo caso possono essere svolte preliminari ricerche brevettuali per argomento, con la possibilità di controllare con maggiore attenzione eventuali pubblicazioni intestate a concorrenti di particolare rilevanza. A seguire possono essere svolti gli approfondimenti di cui sopra su uno o più documenti brevettuali di interesse tra quelli rintracciati.
Ancora, quando un’impresa si trova a valutare la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto il trasferimento o la concessione in licenza di brevetti/domande di brevetto o deve svolgere due diligence per operazioni di M&A risulta particolarmente consigliato svolgere ricerche brevettuali per verificare l’esistenza e la portata dei diritti coinvolti e identificarli correttamente negli atti che devono essere formulati.
In tutte queste situazioni lo svolgimento di ricerche brevettuali, opportunamente impostate in base alle esigenze del caso e alle informazioni disponibili, può fornire all’impresa informazioni determinanti per prendere decisioni strategiche con maggiore consapevolezza dei rischi connessi e dei punti di forza dei propri progetti, aumentandone la competitività.