A cura di Modiano
Quando un’impresa sviluppa una nuova soluzione e teme che possa interferire con diritti di esclusiva di terzi è opportuno valutare se sussiste un reale rischio di subire rivendicazioni da parte del titolare del brevetto o, quantomeno, verificare se e quali argomenti difensivi possono essere utilizzati in caso di contestazione.
Questo genere di approfondimento può essere svolto in diversi momenti della “vita” della soluzione di interesse:
– fin dalla fase di sviluppo per cercare di orientare la progettazione in modo da ridurre, se non eliminare, il rischio di incorrere in contestazioni di terzi
– prima dell’uscita sul mercato per verificare che non sussistano rischi di interferenza con diritti di terzi
– in qualsiasi momento si apprenda che un concorrente ha diritti brevettuali anteriori su un trovato “simile” per indagare i rischi reali
– in caso di contestazione da parte del titolare di un brevetto, in modo da valutare se/quali argomenti difensivi poter utilizzare nel contraddittorio.
Per svolgere questa attività è necessario preliminarmente acquisire informazioni sul diritto brevettuale avversario verificando, in particolare, qual è il suo status (brevetto concesso o domanda pendente) e se è tuttora valido nel territorio di riferimento. In alcuni casi può essere rilevante anche considerare come si è svolta la procedura d’esame sia del diritto in questione, che di eventuali depositi paralleli in altri territori.
Se non si dispone di riferimenti precisi che consentano di identificare il diritto avversario, come il numero di deposito/pubblicazione/concessione, si possono svolgere indagini preliminari su banche dati brevettuali per rintracciare tali informazioni.
Dopo aver verificato che il diritto brevettuale è in vigore nel territorio di interesse si deve procedere con un’analisi tecnico-legale del testo per comprendere qual è l’ambito di protezione corrispondente e verificare se la soluzione di interesse vi ricade o meno.
A questo riguardo va ricordato che ogni brevetto o domanda di brevetto comprende un titolo, un riassunto, una descrizione, delle rivendicazioni e, generalmente, dei disegni.
Il titolo ed il riassunto servono essenzialmente per definire e classificare il tipo di invenzione.
La descrizione con gli eventuali disegni devono fornire informazioni sulla struttura e sul funzionamento di una o più forme di realizzazione preferite del trovato, dettagliate al punto da consentire ad un qualunque tecnico del ramo di attuare l’invenzione. Inoltre, la descrizione costituisce una sorta di dizionario per l’interpretazione delle rivendicazioni.
Le rivendicazioni definiscono l’ambito di protezione di un brevetto o di una domanda di brevetto. In particolare le rivendicazioni indipendenti, ovvero quelle che recitano in senso più generale le caratteristiche minime indispensabili del trovato, definiscono in modo più ampio l’estensione della tutela conferita dal diritto brevettuale.
Le rivendicazioni vanno lette e interpretate alla luce delle informazioni contenute nella descrizione e degli eventuali disegni.
In caso si stia analizzando una domanda di brevetto ancora pendente va considerato che il testo delle relative rivendicazioni potrebbe essere oggetto di modifica (generalmente in senso limitativo) nel corso
della procedura d’esame, per cui potrebbe essere opportuno monitorare l’evoluzione della procedura per aggiornare la valutazione, laddove necessario.
Per valutare se una soluzione di interesse ricade nell’ambito di protezione di un brevetto o di una domanda di brevetto è necessario e sufficiente verificare se tutte le caratteristiche recitate nella relativa rivendicazione indipendente sono presenti in tale soluzione in modo diretto (letteralmente) o indiretto (per equivalenti).
Infatti, si può verificare la contraffazione di un diritto brevettuale anche quando le caratteristiche recitate in una rivendicazione indipendente non sono tutte esattamente incorporate nella soluzione di interesse, se tale soluzione presenta comunque delle caratteristiche che sono tecnicamente equivalenti a quelle recitate nella rivendicazione in esame.
In altre situazioni può costituire una contraffazione (indiretta) anche la fornitura di mezzi univocamente destinati all’attuazione di una soluzione brevettata.
Anche se si conosce la soluzione fisica realizzata dall’avversario, per comprendere la portata della tutela che può vantare bisogna necessariamente fare riferimento al testo brevettuale e alle relative rivendicazioni. Infatti la rivendicazione indipendente di un brevetto può essere riferita ad una porzione di una soluzione complessa visibile sul mercato o comprendere svariate forme di realizzazione alternative a quella commercializzata dall’avversario.
L’esito di queste analisi consente all’impresa di valutare se e come proseguire nel proprio progetto con maggiore consapevolezza sugli eventuali rischi da esso derivanti, in modo da ottimizzare la gestione delle risorse materiali, finanziarie e umane da dedicare all’attività.
Qualora emerga un rischio di conflitto si aprono diversi scenari per l’impresa che può decidere di:
– modificare o sospendere, almeno temporaneamente, il proprio progetto
– tentare una presa di contatto con il titolare del diritto anteriore finalizzata a raggiungere un accordo di licenza o di fornitura del trovato
– contestare la validità del diritto avversario sulla base di adeguate prove di anteriorità.
In caso si concluda che la soluzione di interesse non comporta rischi di interferenza con diritti brevettuali di terzi, se la stessa non è ancora stata divulgata, l’impresa può anche valutarne la brevettabilità, in modo da acquisire un proprio monopolio su cui far leva commercialmente e che possa fungere da deterrente verso i concorrenti, ricordando sempre che i diritti di proprietà industriale conferiscono un valore all’impresa e possono dare accesso a misure di agevolazione fiscale (es. Patent Box).
In definitiva la conoscenza degli strumenti offerti dalla proprietà industriale consente all’impresa di prendere decisioni strategiche consapevoli, valutandone rischi e benefici in modo da massimizzare la propria competitività.